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Clause de Stacking

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La Licence,
Un préalable: recherche d’un ou de
partenaires industriels
Licence et négociation,
Cette présentation s’inspire entre autre des conférences de
Frédéric Foubert
Avril 2010
Formation au CAPI (Certificat d’Aptitude à la Propriété
Intellectuelle)
La Licence et ses éléments principaux
Eléments principaux
Eléments principaux
L’objet
Les garanties
L’étendue des droits conférés
Clause de révision
Le Savoir Faire (SF)
Clause de stacking
Les améliorations
Clause d’exclusivité - Options
Les frais d’entretien des titres
Défense du titre
Particularités avec les startups
Questions diverses
Eléments fondamentaux
L’objet
Il faut définir strictement ce qu’on doit transférer.
Si ce n’est pas fait il y a des risques liés au défaut d’objet
Il faut penser au Brevet, mais aussi au savoir faire
Un problème un peu différent en ce qui concerne le logiciel
Il faut définir strictement le domaine d’exploitation: licences exclusives, licences
multiples, sous licenciés. S’ilk y a des recoupements il faudra les indiquer
L’étendue des droits conférés
Définition de l’exclusivité. Par pays (les citer)
Par domaines d’exploitation. Il faut définir les domaines d’exploitation
commerciale.
Exclure certains domaines ou ceux déjà licenciés
S’il y a plusieurs licenciés inclure des documents (lettres, email, etc.)
Eléments fondamentaux
L’étendue des droits conférés
Contrôler la chaîne des contrats
Dans le cas de sous licenciés le système de redevance
Exclure la technologie et se focaliser uniquement sur les aspects commerciaux
Le Savoir Faire (SF)
Faut-il inclure le savoir faire?
Le SF permet de toucher des redevances dans des pays sans brevets
Veiller à une formalisation et un transfert effectif du SF
Durée de vie SF et Brevet de l’ordre de 10 ans. Eviter le terme illimité!
Les améliorations
Le principe général et de ne pas les inclure.
Bien les décrire
Il faut procéder au coup par coup selon la situation, dans le cadre de contrat avec par
exemple avec le laboratoire concerné et ceci pour une durée limités
Limiter ces derniers au laboratoire qui a généré les résultats initiaux.
Eléments fondamentaux
Les frais d’entretiens des titres
L’exploitant exclusif entretien les titres. Il choisit aussi les pays d’extension en
concurrence avec le propriétaire du brevet.
L’exploitant non exclusif n’est pas concerné
Startup Difficulté de prise en charge des frais de PI. Si ce n’est pas la startup on peut
l’assimiler à un soutien de celle-ci. On peut aussi le lier à une levée éventuelle de
fonds.
Les garanties
Pour les brevets: pas de garanties d’exploitation commerciale
Pas de garanties contre l’utilisation de la technologie
Il faut que le titre soit effectivement garanti
Pour les logiciels attention à l’intégration de codes sources de tiers
Cause de révision
Les conditions économiques de la licence doivent permettre une exploitation
commerciale rentable dans l’intérêt du donneur de licence et du licencié.
S’il y a litige, la partie doit prouver lle déséquilibre économique du contrat.
Principes fondamentaux
Clause de Stacking
Dans certain cas il faut prendre en compte le fait que d’autre brevets sont à exploiter
pour réaliser le contrat.
Clause d’exclusivité
Par principe ne pas accepter d’exclusivité.
Mais on peut l’envisager si elle est limitée dans l’espace et le temps.
Elle doit être accompagnée d’une contrepartie
On peut au cours de la période d’exclusivité définir des options payantes (chiffre
d’affaire, etc.)
Défense du titre
Le propriétaire a l’exclusivité de la défense du titre
Il peut décider de laisser le licencié exclusif le droit de défendre le titre à ses risques
et ses bénéfices
Attention, il faut faire la preuve d’une utilisation frauduleuse et analyser le coût des
procés
Elément fondamental: les start-ups
Cession du titre
Négociation avec les investisseurs
Attention à la stabilité de la start-up
Entretien du ou des titres
Prise en charge par la start-up ou à minima prises en charge des extensions
exceptionnelles
Cash
Problèmes liés à l’absence de liquidité
Conditionner les opération ci-dessus à une levée de fonds mais à une date déterminée
Capacité de développer et d’exploiter
Evaluer les capacités d’exploitation de la société et ne transférer que les éléments qui
peuvent l’être. Eviter une pluralité de technologies
Le risque juridictionnel
La start-up est par nature fragile. Liquidation et recherche des acteurs solvables
Récupération des titres
A négocier avec le liquidateur
Questions diverses
Finaliser la négociation
Ecriture d’un document pré-contractuel. Que se passe-t-il en cas de
rupture?
Eventuellement ; attribution des actions aux acteurs de la négociation
Suivi de la licence
Suivi des étapes de mise en place, Veille de marché
Exécution de la licence
Se réserver contractuellement le droit d’auditer les comptes
d’exploitation du licencié
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